PTAB禁止在IPR中將申請人在背景技術中描述的內容作為現有技術證據

申請人承認的現有技術（AAPA）是指專利申請人在說明書中記載的、其自認為屬現有技術的內容，通常出現在美國專利說明書的背景技術部分。這類陳述往往描述申請人在發明時所知的現有技術水平，卻未必引用具體的專利或文獻。例如，說明書的背景部分可能寫道：“眾所周知，在某X結構中通常將Y元件設置于Z元件上方”，這就是一種AAPA的形式。根據美國專利法，申請人在說明書或審查過程中承認他人的工作是現有技術的，這種陳述可被視為現有技術來對待。

2025年8月2日，美國專利商標局發布公告明確了一項新規：在專利審判和上訴委員會（PTAB）的跨方復審（IPR）程序中，不得將申請人承認的現有技術（AAPA）作為35 U.S.C. §102意義下的現有技術依據。通俗來說，就是在審理專利無效時，不能把專利權人在自己專利說明書里描述的背景技術當作現有技術文獻來據此推翻該專利。這一新規由USPTO署理局長于2025年7月31日簽署發布，并立即生效適用于2025年9月1日或之后提交的所有IPR請愿。

新規的核心內容體現在對37 C.F.R. § 42.104(b)(4)規定的重新強調和嚴格執行。該法規要求IPR請愿書必須“具體指明權利要求的每個要素在所依據的現有技術專利或印刷出版物中的對應出處”。過去USPTO曾在2020年和2022年的指導備忘錄中放寬/豁免了這一要求，在某些情況下允許請求人不嚴格逐一對應，而以一般常識或申請人陳述來補足缺漏。但2025-08-02公告明確，自即日起將不再豁免該要求，PTAB今后將嚴格執行之。更重要的是，備忘錄明確闡明了所依據的現有技術專利或印刷出版物這一用語的范圍：凡非專利或印刷出版物的證據，一律不視為可構成無效理由的現有技術依據。這就排除了AAPA、專家證詞、常識性論據等任何其他形式的證據作為IPR無效理由中的先前技術依據。換言之，請求人在提出IPR無效時，每一項被挑戰權利要求的每一個要素都必須能在提交的現有技術專利或出版物中找到對應支持；不能找到的，請求就不成立，IPR請愿將被駁回。

簡而言之，2025年8月2日的USPTO公告重申了IPR審查必須有據可依的原則。凡是超出專利和出版物范圍的材料，包括申請人自己的承認（AAPA）、專家意見、常識推論等，都不能再作為35 U.S.C. §102意義下的現有技術提交。

新規的直接效果是收窄了IPR請求人的攻擊面，這無疑對專利權人更為有利。以往，請求人可以抓住專利說明書中專利權人自己披露的背景技術，加以利用來挑戰專利，相當于專利權人提供了攻擊自己的彈藥。一旦說明書里承認的某項技術恰好覆蓋了權利要求的大部分要素，請求人只需再輔以少量證據，就可能構成強有力的無效理由。

新規提升了專利權人在IPR中的防御地位。專利申請人今后可以稍微放心地撰寫必要的背景技術說明，不用過度擔心自己的陳述日后在IPR中被直接當作殺招引用。這有助于恢復說明書中背景技術披露的積極作用，鼓勵申請人為充分公開發明上下文而提供必要的信息。

新規無疑提高了挑戰者提起IPR的門檻和準備成本。首先，請求人在撰寫請愿書時必須更加謹慎、詳實，確保每個權利要求要點都有現成的專利或文獻支持。以前，若某一技術特征在現有公開文獻中難覓其蹤，請求人還有可能引用專利說明書中的背景介紹或由專家證明“這是本領域常識”來彌補。今后這種取巧行不通，請求人需要投入更多精力去發掘完整的先前技術證據。這可能導致請愿中引用的對比文件數量上升，組合設計更加復雜，以覆蓋所有技術要素。這不僅增加了請求人檢索和分析先前技術的工作量，也可能增加請愿書篇幅和復雜度。對一些技術細節非常新穎、現有文獻未詳加披露的專利而言，挑戰者將面臨更大的困難；某些情況下，如果找不到公開證據，請求人可能不得不放棄對該要素的挑戰，從而縮小無效理由的范圍或深度。

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