專利文獻的背景技術可以用于評價新創性嗎？

在專利的新穎性和創造性評價中，專利文獻是最常見的證據類型。通常情況下，發明或實用新型專利文獻包括權利要求書、說明書及其附圖，說明書又包括技術領域、背景技術、發明或實用新型內容、附圖說明和具體實施方式等部分。在整個發明和實用新型專利文獻中，絕大部分內容都可以作為評價新穎性和創造性的證據，只有說明書的背景技術部分，往往存在爭議。專利文獻的背景技術是否可以評價新穎性和創造性，要根據不同的情況區別分析。
Part.1 本專利的背景技術
根據《專利審查指南》的規定，背景技術主要用于與發明內容的比較，為發明或者實用新型的理解、檢索、審查提供有用的信息幫助，在背景技術部分可以引證其他文獻。既然背景技術是發明人自己撰寫的，與發明或者實用新型內容相比較的技術，發明人都自認了其為背景技術，是不是可以直接用本專利的背景技術作為對比文件，來評價本專利的新穎性和創造性呢？
在“適于浸三防處理開關電源用的接線裝置”專利無效宣告案件中，無效請求人某電源公司主張，本專利權利要求1前序部分的內容已被本專利背景技術公開，專利權人已在說明書背景技術中確認相關技術方案屬于現有技術，不能在無效過程中又主張是本專利的創新點。同時，某電源公司認為，發明人對背景技術中記載的內容是現有技術的事實構成自認。國家知識產權局沒有支持無效請求人的主張，維持了本專利有效。無效請求人不服，提起行政訴訟，行政訴訟的一審和二審法院均維持了無效決定。在二審中，最高人民法院指出，專利說明書背景技術部分所記載的內容并不必然是申請日以前已經在國內外為公眾所知的技術，即并不必然屬于現有技術。該案中，本專利說明書背景技術中并未引證相關技術特征的現有技術文件，無法確認背景技術中所記載的技術方案已在本專利申請日前在國內外為公眾所知。[1]
由最高人民法院的觀點可知，專利說明書背景技術部分所記載的內容不必然是現有技術，也不一定不是現有技術。法院和國家知識產權局所質疑的問題是該技術內容的公開時間，也就是說，在申請日雖然發明人已經知曉了該技術方案，并且記載在本專利的背景技術部分，但是社會公眾未必知曉該技術方案，因此“不必然”是現有技術。那么如何證明其在申請日以前已經為公眾所知呢？以上最高人民法院的觀點中也給出了指引，比如在背景技術中引證了現有技術文件的情況，就可能被認定為現有技術，從而可以被用于新穎性和創造性評價。
Part.2 申請日以前公開專利文獻的背景技術
在無效授權和確權程序中，使用本專利作為證據的情況比較少，絕大多數證據是其他專利文獻。相比于本專利背景技術在申請日以前并不一定被公眾所知的情況，申請日以前公開專利文獻的背景技術已經在該專利文獻的公開日向公眾公開，所以不存在公開時間的問題。因此，對于申請日以前公開的專利文獻，其背景技術通常是可以用來進行新穎性和創造性評價的。需要注意的是，新穎性評價需要遵循單獨對比原則，如果同一個專利文獻的背景技術部分與其他實施例結合，雖然使用同一份證據，也不能評價新穎性，只能評價創造性。
在“內循環風加熱裝置”專利無效案件中，國家知識產權局做出的無效決定認為，在證據3說明書發明內容及具體實施方式部分所公開技術方案的基礎上結合證據3說明書背景技術部分所公開的技術方案以及本領域的慣用技術手段得到權利要求1所要求保護的技術方案，對本領域的技術人員而言是顯而易見的，權利要求1不具備創造性。也就是說，評價權利要求1創造性的證據只有證據3，最接近的現有技術是證據3說明書中發明內容和具體實施方式的技術方案，給出技術啟示的證據是證據3背景技術部分和公知常識[2]。在隨后的行政訴訟程序中，一審和二審法院都維持了該無效決定，并且對以上證據組合方式進行了確認[3]。
實踐中，背景技術部分所公開的技術方案往往是比較簡要的，多數并沒有公開完整的技術方案。而新穎性評價的證據標準又較高，因此并不常見使用其他專利文獻背景技術部分的記載評價新穎性的案例。但是，使用其他專利文獻背景技術部分進行創造性評價，尤其是作為給出技術啟示的證據，是比較常見的。
Part.3 申請日至公開日之間公開專利文獻的背景技術
申請日至公開日之間公開專利文獻，不是本專利的現有技術，但是有可能構成抵觸申請。抵觸申請不能影響本專利的創造性，但是可能影響本專利的新穎性。存在一種可能性，一篇本專利申請日至公開日之間公開的專利文獻，背景技術中完整的記載了本專利權利要求所要求保護的技術方案。這種情況比較難得一見，未能檢索到相關的案例，但是理論上確實存在這種可能性。此時，該背景技術中記載的方案是否能夠評價本專利的新穎性，可能存在爭議。
從證據的認定來看，相比于本專利的背景技術中記載的內容，申請日至公開日之間公開專利文獻背景技術中記載的內容，最晚在該專利文獻的公開日公開，公開時間至少符合抵觸申請的要求。類比于申請日以前公開的專利文獻可以作為現有技術，該背景技術中記載的方案也應當能夠評價本專利的新穎性。
從抵觸申請立法目的考慮，有一種觀點認為，設置抵觸申請的目的在于避免專利的重復授權。如果從這個角度考慮，背景技術中記載的技術方案，顯然不是該專利文獻權利要求想要保護的內容，那么本專利與該專利文獻之間不可能存在重復授權的問題。僅從這個角度考慮，僅依據背景技術中公開的內容，不必要將該專利文獻作為抵觸申請。
從專利制度的本質考慮，專利權是“以公開換保護”。以上情形中，在先申請的專利文獻的背景技術已經公開了技術方案，并且沒有要求保護，根據“捐獻原則”，此技術方案已經捐獻給了社會公眾。如果再授權給在后申請的本專利，使其享有獨占性權利，似乎有失公平。而且，至少在先申請的申請人已經知曉其在背景技術中公開的技術方案，如果在后申請的本專利得到授權，其可能反而不能實施該技術方案，也似乎有失公平。從這個角度看，該專利文獻基于背景技術公開的技術方案，應當作為抵觸申請評價本專利的新穎性。
Part.4 總結
專利授權和確權程序中，新穎性和創造性評價是最常見的法律問題。作為證據的發明或者實用新型專利文獻，每一件的說明書都包含背景技術部分。背景技術部分公開的技術方案，如何合理的使用，是一個細致的技術問題。本文按照背景技術的公開時間分類，分析了幾種情況下背景技術的使用，為專利授權和確權程序中的證據檢索提供參考。
參考文獻：
[1]最高人民法院，（2023）最高法知行終429號行政判決書。
[2]國家知識產權局，第55776 號無效宣告請求審查決定。
[3]最高人民法院，（2023）最高法知民終605號行政判決書。
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：于春博 北京宣言律師事務所