違反技術服務合同約定申請的專利，不應享有專利權

陜西浩公律師事務所 民商事研究院 文章/陳棪

一、參考案例

（2022）最高法知民終2951號民事判決 A公司與C公司專利權權屬糾紛案

二、案情簡介

2018年7月，A公司的關聯公司B公司與C公司的關聯公司D公司簽署名為“某1裝置供貨的基礎工程設計，技術服務及其專屬設備”的合同（以下簡稱A合同），約定B公司為D公司提供建設某1裝置的基礎工程設計工藝包、技術服務及工藝設備。

2018年9月，A公司與C公司就“某2裝置項目”簽署合同，合同約定A公司向C公司提供用于某2裝置項目的相關產品和設計工藝，并提供技術服務。B公司出具《聲明》，對于B公司根據A合同向D公司提供的技術，在中國大陸申請和擁有專利的權利歸屬于A公司。A合同第6章權利限制部分約定在未得到B公司事先同意的情況下，D公司不得將在本合同內獲得的任何信息及文件透露給任何第三方。

2019年2月，D公司、C公司與B公司簽署轉讓協議，約定將D公司在A合同中的權利和義務轉讓給C公司。C公司于2019年申請涉案專利并于2020年獲得授權。

隨后，A公司發現C公司名下的案涉發明專利絕大部分技術特征來自A公司及其關聯公司提供的技術，故將C公司訴至法院，請求確認該專利權歸A公司所有。一審法院判決確認A公司為涉案專利的共有權人。宣判后，A公司、C公司均不服，提起上訴，最高人民法院判決確認A公司為涉案專利的專利權人。

三、法院裁判觀點

涉案專利權屬于A公司與C公司共有，還是屬于A公司單獨所有。

專利法所稱發明人，是指對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人。C公司在A公司及其關聯公司通過合同向其提供的整體技術方案基礎上，進行了部分技術特征的改進后形成的技術方案，經國家知識產權局實質審查，獲得了專利權，雙方對于涉案專利技術方案均做出了貢獻。但根據在案證據，A公司及其關聯公司對涉案專利相對于現有技術的突出的實質性特點作出了主要貢獻，C公司作出的技術貢獻所占比例較小。

A公司根據雙方簽訂的供貨合同向C公司提供設備及其生產工藝，包含了完整的技術方案，雙方為買賣合同及技術服務合同關系，并無技術開發合同關系。作為技術提供方，在無相反證據情況下，A公司對其提供給C公司的設備及生產工藝享有知識產權。在有合同明確限制的情況下，C公司未經許可，擅自利用A公司及其關聯公司提供的技術方案提出專利申請，即使其在該技術方案基礎上作出了一定改進，但由于違背了合同約定和A公司的意愿，C公司也不能當然因其改進而可以享有涉案專利權。對A公司而言，在涉案專利技術方案被公開后，其已被動失去了對自身知識產權保護方式的選擇權，如果再與C公司共享涉案專利權，權利行使上還會受到共有專利權人的牽制。C公司違背誠信原則，具有明顯過錯，且在整體涉案專利技術方案中作出的技術貢獻較小，其申請涉案專利權缺乏事實基礎和法律原因，不能僅因申請而獲得涉案專利權，涉案專利權應當歸屬于A公司。

四、啟迪意義

在設備買賣及技術服務合同對相關技術方案的披露作出限制性約定的情況下，若購買設備并接受技術服務的一方違反該約定，直接使用對方提供的技術方案，或對其稍作改進后擅自申請專利權，損害了對方對相關技術方案享有的知識產權權益，那么當對方主張確認該專利權歸其所有時，人民法院應當依法予以支持。